Chili

Rol : C-11487-2008.-

FOLIO : 57

cuatrocientos cuarenta y dos. -

NOMENCLATURAS : 1. [40]Sentencia

JUZGADO : 13º Juzgado Civil de Santiago

CAUSA ROL : C-11487-2008

CARATULADO : PARQUE DE CONCEPCIO/INMOBILIAR

Santiago, once de agosto de dos mil nueve

VISTOS:

A fojas 3, comparece don Fernando Jamarte Banduc, abogado, en representación de Parque de Concepción S.A., sociedad del giro de explotación y administración de cementerios y servicios complementarios, ambos domiciliados en calle El Regidor N.º 66, piso 10, comuna de Las Condes, quien deduce demanda en juicio sumario por infracciones a la Ley 20.169, que regula la Competencia Desleal, en contra de Inmobiliaria Parque San Pedro S.A., sociedad del giro de explotación de cementerios y servicios funerarios, representada legalmente por don Pedro Luis Benito Lazarra Alberdi, cuya profesión u oficio ignora, ambos domiciliados en calle Víctor Lamas N.º 401, de la comuna y ciudad de Concepción, a fin de que en definitiva se declare que la demandada ha cometido actos contrarios a la leal competencia mercantil, y la condene al pago de las indemnizaciones legales que correspondan.

Aduce que su representada es una sociedad constituida para el desarrollo del proyecto licitado por la Ilustre Municipalidad de administración de un nuevo cementerio para dicha ciudad. Indica que el proyecto fue denominado Parque de Concepción, y ese nombre ha sido arbitrariamente inscrito por la demandada en el Departamento de Propiedad Industrial de Chile, bajo el número de registro 768.559, para clase de productos número 42, consistentes en servicios funerarios, crematorios, exhumaciones, ensalzamientos, maquillaje naturalizados, salas velatorios y servicios de carrozas. Agrega que, en relación al proyecto ideado por la Ilustre Municipalidad de Concepción, dotó al mismo con el nombre de Parque Comuna de Concepción o Parque de Concepción, de esta manera el nombre y marca fue ideado y creado por la Ilustre Municipalidad para denominar al Parque que se crearía, anexado al ya existente Cementerio Municipal, acorde con lo cual se desarrollaron las bases administrativas y técnicas para licitar la concesión del Parque Comuna de Concepción. Para los efectos de concretar el proyecto señalado, en el año 2006 la Ilustre Municipalidad de Concepción llamó a una propuesta pública para entregar en concesión un terreno de propiedad municipal con destino cementerio, colindante al cementerio municipal ya existente, por un plazo de 25 años, donde quien se adjudique la licitación, explotaría y administraría, plazo al cabo del cual la concesión caducaría y el cementerio volvería a la administración municipal, pudiendo  la  Municipalidad llamar  a  una  nueva  concesión  o administrarlo directamente. Señala que dicha propuesta pública fue publicada en el Diario El Sur de Concepción con fecha 09 de abril de 2006, señalándose expresamente en la misma que se refería a la concesión de la obra " Cementerio Parque Comuna de Concepción", y los días 12 al 28 de abril de 2006 se efectuó la venta de antecedentes. Agrega que la demandada de autos, Inmobiliaria San Pedro S.A., es una sociedad dedicada al mismo giro que explota la actora, y más aún desarrolla su actividad en la misma región en lo que lo hace ésta, participando en el proceso de licitación para la adjudicación del nuevo parque cementerio. Relata que, los antecedentes necesarios para el conocimiento de la obra y participación en la licitación, entre otros, también fueron comprados por la Inmobiliaria San Pedro SA., a través de la empresa relacionada Administradora Parque San Pedro. Sostiene que, con fecha 21 de abril de 2006 la demandada de autos solicitó la inscripción en el Registro de Propiedad Industrial del nombre Parque de Concepción, denominación del proyecto en comento, para la clase 42 del clasificador internacional de bienes y servicios, incluso antes de saber del contenido y términos del proyecto licitado, atendido a que adquirió tales antecedentes sólo con fecha 30 de abril de 2006, paralela y arbitrariamente intentaba apropiarse de una marca ajena, requiriendo derechos exclusivos y excluyentes sobre el nombre del proyecto que podría haber sido adjudicados un tercero, como ocurrió en los hechos, sabiendo a ciencia cierta qué tal registro impediría el normal desenvolvimiento de las actividades del adjudicatario, toda vez que otorgaría la facultad de impedir a éste el legítimo uso del nombre del proyecto Cementerio Parque de Concepción, tal como en los hechos ha sucedido. Afirma que, la recepción de las propuestas se verificó hasta el 30 de junio del año 2006, a las 12:30 horas, y a las 12:30 horas del mismo día se realizó el acto de apertura de estas. Refiere que, en esa oportunidad, representantes de la demandada, Inmobiliaria Parque San Pedro S.A. señores Patricio Barrera Lazcano y Marcos Araya Fuentes, participaron en esa sesión y más aún, se excusaron de participar en la licitación, no obstante, ya haber solicitado la inscripción de la marca en el Registro de Propiedad Industrial, y no realizó gestión alguna tendiente a desistirse de la solicitud de marca Parque Concepción, de creación de la Municipalidad, y menos le informó a esta última la presentación de dicha solicitud. Comenta que, por Decreto N.º 1012, de fecha 29 de septiembre del año 2006, su representada Parque de Concepción S.A., se adjudicó la licitación bajo el nombre de Consorcio Parque Cementerio de Concepción, integrado por Inversiones Camino a Canaán, Parques del Sur S.A. y Parques del Norte S.A., sin embargo, las bases exigían en el caso de participar y adjudicarse un consorcio la licitación, éste debía constituir una sociedad anónima dentro de un plazo determinado,  constituyéndose entonces Parque de Concepción S.A. por escritura pública de fecha 30 de octubre de 2006. Relata que, con fecha 20 de diciembre de 2006, se firmó entre la Ilustre Municipalidad de Concepción y Parque de Concepción S.A. el contrato en virtud del cual ésta última adquirió la calidad de concesionaria de la licitación, y, por tanto, la de legitimo usuario de la marca Parque Concepción. Concluye que, la única intención de la demandada de autos al haber inscrito en el Registro de Propiedad Industrial la marca Parque de Concepción era la de procurarse una herramienta destinada a impedir en forma arbitraria el uso de tal nombre por parte de quien fuera adjudicatario del proyecto, incluso a través del ejercicio de las acciones judiciales que emanan de la inscripción marcaria, como lo es el caso de autos. Agrega que, la demandada de autos, con fecha 28 de septiembre de 2007, interpuso en contra de Parque de Concepción S.A., y ante el Duodécimo Juzgado Civil de Santiago, juicio sumario por cese de uso de la marca comercial, la cual se tramita bajo el Rol 21.014-2007. Plantea que, tal acción intentada por la demandada tiene como fundamento el supuesto uso ilícito por parte de su representada de la marca comercial Parque de Concepción, que fue inscrita de forma arbitraria a fin de obstaculizar los actos de su representada en el mercado. Afirma que, lo expuesto permite concluir que la demandada ha obrado al margen de la legalidad y de la transparencia con que se debe obrar en el mercado mediante, primero, la inscripción de la marca, y segundo, la interposición de la demanda en juicio sumario por cese de uso de marca comercial, acciones abusivas y arbitrarias destinadas únicamente a impedir que su representada, legítima adjudicataria del proyecto, y de su explotación posterior, pudiese desarrollar sus funciones y, en definitiva, su giro mercantil con  plena libertad. Hace presente que, con fecha 29 de junio de 2007 y 31 de marzo de 2008, Inmobiliaria Parque San Pedro presentó acciones de requerimiento de información ante el 3° Juzgado Civil de Concepción, causas rol 82-2007 y 34-2008, respectivamente, en contra de la Ilustre Municipalidad de esa comuna y su representada, para efectos de lograr la exhibición de los documentos consistentes en contrato de concesión de la obra de construcción y explotación del Cementerio Parque de Concepción, el decreto de adjudicación respectivo y otros antecedentes vinculados al proceso de licitación. Afirma que, la demandada de autos, luego de adquirir todas las bases de la licitación para la adjudicación del proyecto en cuestión, renunció en forma expresa a continuar participando en tal proceso. Reitera que, de lo anterior, se evidencia que la única intención de la demanda es impedir u obstaculizar el desarrollo del proyecto adjudicado a su representada, toda vez que, atendida la voluntad de Parque de Concepción de desistirse del proceso de licitación, ningún perjuicio le acarrea al que en la práctica haya sido su representada la adjudicataria, además, la gran mayoría de los documentos vinculados al proceso de licitación han sido aportados por su parte, en la demanda de nulidad de registro de la marca "Parque de Concepción", de modo tal que la información que a la demandada le podría interesar, como a cualquier tercero, se encuentra a su total disposición. Acota que, el ejercicio de esta acción judicial demuestra la temeridad con la cual procede la demandada en su afanoso intento por evitar el desarrollo de su representada, su directa competidora. En cuanto a los argumentos de derecho, y particularmente para configurar la hipótesis contenida en la Ley N° 20.169, que regula la competencia desleal, indica que su artículo 3 señala que, en general, es acto de competencia desleal "toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga clientela de un agente de mercado". Acota que, el artículo 4 de la ley mencionada, no en forma taxativa, indica ciertas conductas que el legislador considera abiertamente actos de competencia desleal, como lo es el ejercicio manifiestamente abusivo de acciones judiciales con la finalidad de entorpecer la operación de un agente de mercado. Afirma que, lo que el legislador persigue a través de la hipótesis en comento es sancionar a aquel que, careciendo del legítimo derecho a accionar, o incluso gozando la calidad de legitimado activo para el ejercicio de una acción judicial, intente el ejercicio de la acción con el sólo propósito de perjudicar a otro competidor del mercado, atendida la obligatoriedad que las resoluciones vertidas en procesos judiciales revisten para las partes. En efecto, al ejercitar la acción procesal, el competidor desleal puede  lograr,  a  través  de  distintas  actuaciones  procesales, obstaculizar o incluso impedir la intervención legítima de un agente en el medio, así, a través de la interposición de acciones que la ley califica de abusivas, que carecen de toda fundamentación empírica y jurídica necesaria para su procedencia, puede lograr la imposición de medidas cautelares que afecten a su competidor, prohibiciones y en definitiva sentencias, que ningún derecho precaverían más que la ilegal intención de impedir la participación en el mercado de un competidor Manifiesta que, en la especie, la intención de la demandada de accionar judicialmente con el sólo propósito de entorpecer la participación  de  su  representada  en  el  mercado,  es  evidente atendidos los hechos expuestos precedentemente y la circunstancia que Inmobiliaria Parque San Pedro es una competidora directa de su representada dentro del mercado de servicios funerarios que se ofrecen en la octava región. Expresa que, tanto la inscripción de la marca Parque de Concepción por parte de la demandada, que generó la interposición de una acción de nulidad de inscripción marcaria en sede administrativa, como la acción civil intentada en contra de su representada por cese de uso de marca comercial, han provocado a su parte perjuicios que deben ser resarcidos por la demandada, traducidos en los montos que la actora ha debido desembolsar en la contratación de profesionales para su defensa ante el 12° Juzgado Civil de Santiago, como para la interposición de la acción de nulidad ante el Departamento de Propiedad Industrial, reservándose el derecho a discutir el monto de los mismos en la etapa procesal de cumplimiento incidental. Indica que, en cuanto a las acciones ejercidas en conformidad a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley N° 20.169, en primer término, en, y de acuerdo a la letra b.)  de  dicho  cuerpo  legal,  solicita  la declaración  acerca  de  la  acción judicial ejercida ante el 12° Juzgado Civil de Santiago, sobre si ésta es abusiva y contraria a la buena fe, constituyendo la misma un acto de competencia desleal, y que el ejercicio de la misma emana de otro acto atentatorio contra la  libre  competencia,  que  es  la  inscripción  en  el  Registro  de propiedad Industrial como marca propia, de un nombre que fue creado por un tercero para denominar un proyecto que sería adjudicado en el marco de una licitación, constituyendo ambos actos, conductas destinadas exclusivamente a impedir el desarrollo de un competidor en el mercado y lograr, con ello, el desvío de la clientela que lícitamente le corresponde a este último.

En segundo término, y atendido lo dispuesto en la letra d.) del artículo 5 ya citado, solicita condenar a la demandada a la indemnización de perjuicios ocasionados por el ejercicio abusivo de las acciones judiciales materia de autos, perjuicios cuya determinación se reserva para la etapa de cumplimiento del fallo. Concluye solicitando tener por interpuesta demanda en juicio sumario por actos de competencia desleal en contra de Inmobiliaria Parque San Pedro S.A., representada por Pedro Luis Benit Lazarra Alberdi,  ya  individualizados,  por  el  ejercicio  conjunto  de  las acciones contempladas en el artículo 5, letra b.) y d.), de la Ley N° 20.169 y en definitiva: Declarar que la demanda interpuesta por Inmobiliaria Parque San Pedro S.A. en contra de su representada ante el 12° Juzgado Civil de Santiago constituye el ejercicio manifiestamente abusivo de una acción judicial de conformidad al artículo 3 y 4, letra g.), de la ley precitada y, de conformidad al artículo 3 de la Ley en comento que, del mismo modo, es un acto contrario a la competencia la inscripción de la marca Parque de Concepción en el Registro de Propiedad Industrial. Condenar a la demandada de autos al pago de los perjuicios causados a su representada por la interposición abusiva de la acción judicial materia de autos, cuya determinación se reserva para la etapa de cumplimiento incidental del fallo. Condenar a la demandada al pago de las costas que se generen en el presente juicio. A fojas 48, consta la notificación legal practicada a la demandada. A fojas 55, rola el comparendo de estilo con asistencia de la apoderada de la demandante, quien ratifica la demanda, y la apoderada de la demandada, quien solicita no se acoja la demanda interpuesta en virtud de los motivos que expone. Afirma que, los hechos relatados por la actora sobre el uso abusivo de acciones judiciales son falsos por cuanto en la causa sustanciada ante el 12° Juzgado Civil de Santiago advierte el ejercicio de una acción civil que en ningún caso puede ser calificada de abusiva toda vez que la ley sobre competencia desleal establece el supuesto que se ejerzan varias acciones judiciales de las cuales se puede concluir que efectivamente todas ellas constituirían un acto abusivo y, en el presente caso sólo se ha ejercido una acción enmarcada en el ámbito del derecho, y no hay diversas conductas que puedan ser calificadas de abusivas. En segundo término, expresa que, la acción ejercida ante el 12° Juzgado Civil de Santiago tampoco puede ser calificada de un ejercicio manifiestamente abusivo como lo ha señalado la contraria, toda vez que se ha encausado en forma legítima. Agrega que, la actora señala que la marca "Parque de Concepción" sería una creación de la Municipalidad de Concepción y no de su representada, lo cual no corresponde su conocimiento a una sede civil, sino más bien debe ser calificada por un Tribunal especial. Acota que, la única materia que debe ser resuelta y conocida por este Tribunal es sólo lo referente a si la acción formulada por su representada ante el 12° Juzgado Civil de Santiago, en contra de la demandante de autos, puede ser calificada como un acto de competencia desleal. Atendida la oposición precedentemente comentada no fue posible producir la conciliación. A fojas 100, se recibe la causa a prueba, rindiendo las partes aquella que rola en autos. A fojas 313 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

I.) EN CUANTO A LA NULIDAD INVOCADA.

PRIMERO: Que, la actora dedujo incidente de nulidad procesal al recibir la prueba testifical de la contraria, audiencia que se llevó a efecto el día 23 de marzo de 2008. Indica que, con fecha 18 de marzo de 2009 se fijó la audiencia para recibir la testimonial de la contraria el día 23 de marzo de 2009, ante la cual se dedujo recurso de reposición en contra a de ésta en atención a que había expirado el término probatorio en la causa, tanto el ordinario como el extraordinario y especial fijados por el tribunal exhortante y, no contando con facultades expresas para fijas términos probatorios especiales, no podía llevarse a efecto la probanza en forma válida. Acota que, resolviendo la reposición se determinó que, desconociendo la existencia de términos probatorios extraordinarios o especiales en la causa, el recurso deducido por la actora debía ser rechazado. Afirma que, conforme a dicho rechazo se realizó en autos la diligencia probatoria solicitada por la contraria, recibiendo la declaración de 4 testigos no obstante haber expirado en forma absoluta el término probatorio de autos. Señala que, en relación a lo expuesto, con fecha 03 de marzo de 2009 la contraria solicitó la fijación de un término probatorio especial, resolviendo el tribunal exhortante conferir un plazo de 30 días, máximo que dispone el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, contado desde la notificación a las partes de la resolución que recibió la causa a prueba, practicándose ésta el día 13 de enero de 2009, por lo que al 23 de marzo de 2009 el término probatorio especial se encontraba vencido. Aduce que, del sólo examen del exhorto materia de autos, y de la petición que le da origen, se puede concluir que dicha posibilidad se encontraba prescrita, toda vez que la facultad de fijas términos probatorios especiales no se contempla en lo absoluto dentro de las facultades conferidas al tribunal exhortado. Agrega que, es necesario destacar los términos del artículo 71 del Código de Procedimiento Civil, en tanto que determinan los límites de la actuación de los tribunales exhortados, por cuanto éste debe ordenar el cumplimiento de la comunicación en la forma que en ella se indique, y no podrá decretar otras gestiones que las necesarias para darle curso. Conforme a lo expuesto, las diligencias o actuaciones realizadas superando tales límites son nulas procesalmente, y generan vicios al interior del procedimiento que sólo pueden repararse con la declaración de nulidad del acto y sus consecuencias procesales, siendo así la diligencia testifical improcedente, extemporánea y totalmente nula, atendido que fue decretada sin tener facultades para ampliar el término probatorio.

SEGUNDO: Que, cabe hacer presente que, si bien es cierto el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil indica que al tribunal a quien se dirija la comunicación para practicar una o más diligencias dentro de su territorio jurisdiccional debe hacerlo en la forma que la rogatoria indique, no es menos cierto que la recepción de testifical en los términos solicitados fue otorgada con amplias facultades, tal como lo señalan las resoluciones de fojas 113 y 116, cuales no fueron objeto de recurso alguno.

TERCERO: Que, el cometido encargado al tribunal exhortado, esto es la recepción de pruebas, lleva incita la facultad de indicar las audiencias que, a su conveniencia y oportunidad, deban rendirse éstas y, así entonces, solicitándose términos especiales para rendir la testifical ante el tribunal exhortado, a este no le cabe sino acceder a ello con el fin de dar completo y cumplido cumplimiento a la rogatoria.

CUARTO: Que, es menester agregar que la naturaleza del término probatorio especial no corresponde en ningún caso a un aumento del mismo, sino que responde a la imposibilidad de rendir la probanza dentro  del  término  original,  sea  ordinario  o  extraordinario, solicitándolo oportunamente  al  tribunal  ante  el  cual  habrá  de rendirse la probanza, motivos por el cual no se reconoce vicio procesal alguno en cuanto a  las  facultades  conferidas  por  el tribunal exhortante y las actuaciones practicadas ante el tribunal exhortado, motivo por el cual no cabe sino desestimar la incidencia invocada, por cuanto no corresponde a un vicio procesal y ni tampoco se puede identificar perjuicio alguno que haya sufrido la  articulista y que motiva tal declaración.

QUINTO: Que, de lo relacionado precedentemente no cabe sino desestimar la   nulidad invocada, como se dirá.

II.) EN CUANTO A LAS TACHAS FORMULADAS:

SEXTO: Que, respecto de la testifical rendida, volante a fojas 265 de estos autos, la demandada tachó al testigo don Juan Ricardo Garrido Lizana fundado en carecer éste de imparcialidad, toda vez que la Municipalidad de Concepción es parte interesada en el resultado de este juicio. Que, en cuanto a las tachas formuladas al testigo don Joel Aparicio Chávez Chávez, la demandada afirma que el testigo carece de imparcialidad configurándose a su respecto la inhabilidad contenida en el numeral 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil. Al efecto señala que el testigo es empleado de la corporación SEMCO, la cual es una corporación municipal del municipio de Concepción. Afirma que el municipio tiene un interés indirecto en el resultado del pleito, por cuanto ha demandado la nulidad de la marca comercial registrada "Parque Concepción" de propiedad de su representado. Agrega que, el interés indirecto de la municipalidad de Concepción queda de manifiesto en el juicio de habeas data interpuesto por su representada en contra de la Ilustre Municipalidad de Concepción.

SEPTIMO: Que, evacuado el traslado conferido la actora solicita el rechazo de esta por cuanto la tacha opuesta en contra de don Juan Ricardo Garrido Lizana no se basa en norma jurídica alguna, además señala que, para el efecto de configurarla dentro de una de las causales señaladas por el legislador debería ser la contemplada en el N°6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, que establece la inhabilidad para declarar a los testigos que tengan un interés directo o indirecto en el resultado del juicio, en circunstancias que, de acuerdo a lo expuesto de contrario, el interés concurriría supuestamente en la Municipalidad de Concepción, logar donde el testigo presta sus servicios, lo que significaría que malamente al testigo puede afectarle la inhabilidad en comento. Que, en cuanto a la tacha opuesta al testigo don Joel Aparicio Chávez Chávez, acota que ésta no se funda en ninguna de las causales establecidas en el artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, sino lo que se ha intentado por esta vía es configurar una causal relacionando dos causales, cuáles son las de los numerales 5 y 6 del artículo indicado.

OCTAVO: Que, en cuanto a las tachas promovidas se dirá que, el interés que aduce el legislador en la causal señalada en el numeral 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil no es sólo un interés moral, sino que se requiere que además dicho interés sea de carácter pecuniario, toda vez que toda persona que comparece en juicio tiene un interés legítimo de hacer efectivo el derecho. Ahora bien, respecto al vínculo de dependencia aducido por la articulista en el sentido de ser trabajador de la Ilustre Municipalidad de Concepción cabe hacer presente que, no siendo esta parte en el juicio, malamente puede configurarse la causal del numeral 5 del artículo citado precedentemente y, a mayor abundamiento, las causales contenidas en este artículo no se pueden acumular intelectualmente a fin de configurar una causal genérica, por cuanto las inhabilidades y prohibiciones son de derecho estricto. De lo que viene exponiéndose no cabe sino desestimar las tachas formuladas.

III.)  EN CUANTO AL FONDO DE LA ACCION PROMOVIDA.

NOVENO: Que, don Fernando Jamarte Banda, en representación de Parque de Concepción S.A., interpuso demanda en juicio sumario por infracciones a la Ley 20.169, que regula la Competencia Desleal, en contra de Inmobiliaria Parque San Pedro S.A., representada legalmente por don Pedro Luis Benito Lazara Alberdi, a fin de que en definitiva se declare que la demandada ha cometido actos contrarios a la leal competencia mercantil, y la condene al pago de las indemnizaciones legales que correspondan. Funda su pretensión en que su representada se adjudicó un proyecto licitado por la Ilustre Municipalidad de Concepción consistente en la explotación y administración de un nuevo cementerio para dicha ciudad, denominado "Parque de Concepción", nombre el cual ha sido arbitrariamente inscrito por la demandada en el Departamento de Propiedad Industrial de Chile, bajo el número de registro 768.559, para clase de productos número 42, consistentes en servicios funerarios, crematorios, exhumaciones, ensalzamientos, maquillaje naturalizados, salas velatorios y servicios de carrozas, giro que su representada también desarrolla. Señala que dicha propuesta pública fue publicada en el Diario El Sur de Concepción con fecha 09 de abril de 2006, señalándose expresamente en la misma que se refería a la concesión de la obra " Cementerio Parque Comuna de Concepción", y los días 12 al 28 de abril de 2006 se efectuó la venta de antecedentes., los cuales, entre otros, también fueron comprados por la Inmobiliaria San Pedro SA., a través de la empresa relacionada Administradora Parque San Pedro. Sostiene que, con fecha 21 de abril de 2006 la demandada de autos solicitó la inscripción en el Registro de Propiedad Industrial del nombre Parque de Concepción, denominación del proyecto en comento, para la clase 42 del clasificador internacional de bienes y servicios, incluso antes de saber del contenido y términos del proyecto licitado, atendido a que adquirió tales antecedentes sólo con fecha 30 de abril de 2006, paralela y arbitrariamente intentaba apropiarse de una marca ajena, requiriendo derechos exclusivos y excluyentes sobre el nombre del proyecto que podría haber sido adjudicados un tercero, como ocurrió en los hechos, sabiendo a ciencia cierta qué tal registro impediría el normal desenvolvimiento de las actividades del adjudicatario, toda vez que otorgaría la facultad de impedir a éste el legítimo uso del nombre del proyecto Cementerio Parque de Concepción, tal como en los hechos ha sucedido. Afirma que, la recepción de las propuestas se verificó hasta el 30 de junio del año 2006, a las 12:30 horas, y a las 12:30 horas del mismo día se realizó el acto de apertura de estas. Refiere que, en esa oportunidad, representantes de la demandada, Inmobiliaria Parque San Pedro S.A. señores Patricio Barrera Lazcano y Marcos Araya Fuentes, participaron en esa sesión y más aún, se excusaron de participar en la licitación, no obstante, ya haber solicitado la inscripción de la marca en el Registro de Propiedad Industrial, no realizó gestión alguna tendiente a desistirse de la solicitud de marca Parque Concepción, de creación de la Municipalidad, y menos le informó a esta última la presentación de dicha solicitud. Relata que, con fecha 20 de diciembre de 2006, se firmó entre la Ilustre Municipalidad de Concepción y Parque de Concepción S.A. el contrato en virtud del cual ésta última adquirió la calidad de concesionaria de la licitación y por tanto la de legitimo usuario de la marca Parque Concepción. Afirma que, la única intención de la demandada de autos al haber inscrito en el Registro de Propiedad Industrial la marca Parque de Concepción era la de procurarse una herramienta destinada a impedir en forma arbitraria el uso de tal nombre por parte de quien fuera adjudicatario del proyecto, incluso a través del ejercicio de las acciones judiciales que emanan de la inscripción marcaria, como lo fue con fecha 28 de septiembre de 2007, en la cual interpuso en contra de Parque de Concepción S.A., y ante el 12º Juzgado Civil de Santiago, juicio sumario por cese de uso de la marca comercial, la cual se tramita bajo el Rol 21.014-2007, fundamentada en el uso ilícito por parte de su representada de la marca comercial Parque de Concepción, que fue inscrita de forma arbitraria a fin de obstaculizar los actos de su representada en el mercado. Expresa que, tanto la inscripción de la marca Parque de Concepción por parte de la demandada, que generó la interposición de una acción de nulidad de inscripción marcaria en sede administrativa, como la acción civil intentada en contra de su representada por cese de uso de marca comercial, han provocado a su parte perjuicios que deben ser resarcidos por la demandada, traducidos en los montos que la actora ha debido desembolsar en la contratación de profesionales para su defensa ante el 12° Juzgado Civil de Santiago, como para la interposición de la acción de nulidad ante el Departamento de Propiedad Industrial, reservándose el derecho a discutir el monto de estos en la etapa procesal de cumplimiento incidental.

DECIMO:  Que, la demandada en el comparendo de estilo afirma que los hechos relatados por la actora sobre el uso abusivo de acciones judiciales son falsos por cuanto en la causa sustanciada ante el 12° Juzgado Civil de Santiago advierte el ejercicio de sólo una acción civil que en ningún caso puede ser calificada de abusiva toda vez que la ley sobre competencia desleal establece el supuesto que se ejerzan varias acciones judiciales de las cuales se puede concluir que efectivamente todas ellas constituirían un acto abusivo y, en el presente caso sólo se ha ejercido una acción enmarcada en el ámbito del derecho, y no hay diversas conductas que puedan ser calificadas de abusivas. En segundo término, expresa que, la acción ejercida ante el 12° Juzgado Civil de Santiago tampoco puede ser calificada de un ejercicio manifiestamente abusivo como lo ha señalado la contraria, toda vez que se ha encausado en forma legítima. Agrega que, la actora señala que la marca "Parque de Concepción" sería una creación de la Municipalidad de Concepción y no de su representada, lo cual no corresponde su conocimiento a una sede civil, sino más bien debe ser calificada por un Tribunal especial. Acota que, la única materia que debe ser resuelta y conocida por este Tribunal es sólo lo referente a la acción formulada por su representada ante el Duodécimo Juzgado Civil de Santiago, en contra de la demandante de autos, puede ser calificada como un acto de competencia desleal.

DECIMO PRIMERO: Que, a fin de acreditar sus dichos la actora acompañó a los autos el siguiente instrumental:  1.) Copia autorizada de Bases Administrativas y Técnicas para la Concesión de Cementerio Parque Comuna de Concepción, de fecha abril de 2006; 2.) Copia autorizada de extracto publicado por la Municipalidad de Concepción, donde llama a propuesta pública para la Concesión de Cementerio Parque Comuna de Concepción, de fecha 09 de abril de 2006. 3.) Copia autorizada de ORD.: N°522 emanada del Jefe de Unidad de Patentes y Rentas de la Municipalidad de Concepción, de fecha 30 de abril de 2006, que da cuenta de la venta de 7 sets de bases. 4.) Copia autorizada de Acta de Apertura Licitación Pública " Concesión de Cementerio Parque Comuna de Concepción", de fecha 21 de agosto de 2006. 5.) Copia autorizada Decreto N°1012, de fecha 29 de septiembre de 2006, donde la actora se adjudicó la licitación pública.  6.) Copia autorizada de contrato de "Concesión de Cementerio Parque   Concepción”, de   fecha   20   de   diciembre   de   2006 7.) Copia autorizada de carta de fecha noviembre de 2007, dirigida por la demandada a la actora   que informa que tiene registrada   a   su   nombre   la   marca   "Parque   Concepción".  8.) Copia simple de medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos en donde la Municipalidad de Concepción y la actora demandan la nulidad del Registro N°768.559, correspondiente a la marca "Parque Concepción".

DECIMO SEGUNDO: Que, a fin de sustanciar el procedimiento, la demandada acompañó a los autos la instrumental que a continuación se detalla: 1.) Copia simple de sentencia dictada con fecha 10 de octubre de 2008, por el Tercer Juzgado Civil de Concepción, la cual acoge la acción de amparo, ordenando a la Ilustre Municipalidad de Concepción poner a disposición de los representantes de la sociedad demandada, copias autorizadas de los antecedentes que motivaron la adjudicación del proyecto sub-lite. 2.) Set de 25 extractos de páginas web sobre información de distintas marcas registradas para desarrollo de servicios de las clases 5C, 10C, 42C y 45C. 3.)  Copia simple de demanda de nulidad de registro y su respectivo proveído de fecha13 de marzo de 2008, solicitud 727.123.-

DECIMO TERCERO: Que, a su respecto, la actora cito a los siguientes testigos: 1.) Don Juan Ricardo Garrido Lizana, quien señaló que alrededor de dos años antes de la propuesta pública de concesión del cementerio Parque comuna de Concepción, la alcaldesa de Concepción, le pidió preparara las bases de concesión de un Cementerio Parque Concepción. 2.) Don Gunter Hans Moberg Rivas, quien afirmó que las denominaciones Parque de Concepción, Parque Comuna de Concepción y Cementerio Parque Comuna Concepción fueron los utilizados por la Municipalidad de Concepción para concesionar partes de los terrenos del cementerio municipal y, en la propuesta pública fue denominado Cementerio Parque de la Comuna de Concepción. 3.) Don Aparicio Chávez Chávez, quien conteste con el testigo anterior, indica que la denominación que se dio al proyecto de licitación fue Cementerio Parque Comuna de Concepción, el que se consignó en las bases administrativas y técnicas de la licitación, y del decreto alcaldicio de concesión de fecha 29 de septiembre de 2006, incluso publicitándose como Cementerio Parque de Concepción.

DECIMO CUARTO: Que, así también la actora citó a don Pedro Larraza Alberdi, en representación de la demandada, a fin de que absolviera posiciones al tenor del pliego agregado a fojas 279, verificándose dicha probanza a fojas 281 y siguientes.

DECIMO QUINTO: Que, en cuanto a la acción impetrada cabe precisar que el artículo 5 de la Ley N°20.169 permite el ejercicio, conjunta o separadamente, de diversas acciones contra el acto, que se reputa, infringe la ley en comento y, en la especie, resultan del todo compatibles las acciones declarativas de acto de competencia desleal y de indemnización de perjuicios ocasionados por éste en conformidad a lo dispuesto en el Título XXXV del Libro IV del Código Civil, atendido al desarrollo de los regímenes actuales de responsabilidad civil, se tiende a reconocer tanto acciones de declaración y reparación de los perjuicios ocasionados como también indemnizatorios de los mismos.

DECIMO SEXTO: Que, respecto de la primera acción propuesta, esto es, aquella declarativa del acto de competencia desleal, cabe señalar que, para que ésta prospera es menester reunir los diversos requisitos, a saber:

1.) Existencia de un acto ilegítimo o indebido de competencia por parte de un agente de mercado,

2.) Existencia de un perjuicio a un competidor, y

3.) Que el acto ilegítimo o indebido, ya referido, sea idóneo para producir el perjuicio comentado.

DECIMO SEPTIMO: Que, en cuanto al fondo del asunto, cabe señalar que, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley N 20.169, un acto de competencia desleal es, en general, toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persigue desviar clientela de un agente de mercado, recurriendo de este modo a criterios normativos de carácter patrimonial como lo son la buena fe y buenas costumbres comerciales. Que, de manera enunciativa, el artículo 4 del citado cuerpo legal, enumera algunas conductas estimadas por el legislador como particularmente atentatorias contra la leal competencia.

DECIMO OCTAVO: Que, por su parte, y en la misma línea de razonamiento anterior, y considerando lo prescrito por el artículo 5° de la Constitución Política de la República, cabe señalar lo indicado a su respecto por la Convención de París, a cuyo ordenamiento nuestro país adhirió con fecha 19 de marzo de 1991, el cual indica en su artículo 10 bisque constituye un acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos  en materia industrial o comercial. A su vez, el citado artículo continúa detallando algunos actos que están especialmente prohibidos.

DECIMO NOVENO: Que, de lo relacionado en los considerandos precedentes, el tipo genérico indicado se satisface no con una actitud ilícita o ilegal, sino que simplemente con una conducta ilegítima contraria a la buena fe o buenas prácticas comerciales. En este relacionado, cabe señalar que la legislación a que nos estamos refiriendo, y en general la economía de mercado, y tal como lo indica el señor Zafirino en la Discusión en Sala de la Ley N°20. 169 (Legislatura 354, Sesión 4.21 de marzo de 2006.), "no puede funcionar sin valores básicos de rectitud y que, por lo tanto, el estado no puede ser neutral frente a actos incorrectos y contrarios a   las   sanas   prácticas   mercantiles, a   la   buena   fe". Por estos motivos, cuando se distorsionan las reglas mínimas, que deben respetarse en la concurrencia económica se afecta directamente el orden de éste, contradiciendo la exigencia de la buena fe objetiva que rige nuestro ordenamiento, afectando de forma, a lo menos indirecta y estadística, la transparencia de la economía en su conjunto.

VIGESIMO: Que, al efecto, y a fin de configurar la actitud que se estima atentatoria contra la leal competencia, cabe considerar tres circunstancias que revisten gravitante importancia, las cuales son: 1.)  El hecho de ser conocida la licitación con el nombre genérico de "Cementerio Parque Concepción". 2.) El hecho de haber registrado por la demandada la marca comercial "Parque Concepción" con fecha 21 de abril de 2006, para la clase 42 del clasificador de marcas internacional.  3.) El hecho de que la demandada accediera a las bases de licitación sólo con fecha 30 de abril de 2006.

VIGESIMO PRIMERO: Que, en cuanto al primer punto expuesto en el considerando precedente, cabe señalar que, de la apreciación de la probanza acompañada, resulta claro, manifiesto y notorio la circunstancia de ser conocido el nombre del proyecto de licitación con  el genérico " Cementerio Parque de Concepción", el cual engloba las posibilidades que dicha denominación ofrece, máxime si se considera el carácter público  que  tienen  los  procesos  de  contratación  pública  y  la exposición de la cual deben revestirse, pudiendo alzarse inclusive como uno de los puntos determinantes que fueron considerados al momento de licitar. Que, de lo comentado, y particularmente de la abundante probanza a su respecto, queda claro el uso y denominación del proyecto, su carácter público, conocido y notorio con el cual se individualizó, máxime si se considera que accedería al antiguo cementerio.

VIGESIMO SEGUNDO: Que, en cuanto al segundo punto del considerando décimo noveno, es menester tener presente que, si bien es cierto tanto la legislación nacional como los tratados vigentes celebrados por Chile protegen la propiedad industrial, no es menos cierto que los derechos otorgados por el ordenamiento jurídico, y particularmente el ejercicio de éstos, se encuentran supeditados al correcto uso de estos, por lo cual el abuso, o cuando éstos son usados con un sentido distinto a aquel para el cual fueron reconocidos, se puede precisamente hablar de una mala práctica comercial. Que, a su vez, cabe rescatar que el ejercicio de la libertad económica reconoce como límite lógico, el efectivó ejercicio de los demás agentes a participar libremente en el mercado.

VIGESIMO TERCERO: Que, al efecto, del simple análisis de las fechas comentadas en el considerando décimo noveno, se puede presumir, a lo menos, una grave conducta en cuanto a la infracción de buenas prácticas mercantiles, inscribiendo la demanda una marca comercial que sobradamente conocía su uso como individualizador del proyecto que se licitaría. En este sentido, es preciso destacar que, a juicio de esta sentenciadora, la actuación de la demandada sólo buscaba prohibir o evitar la inscripción de una marca con la cual se denominó públicamente al proyecto, y utilizar consecuencialmente las acciones judiciales que resguardan dicha inscripción, teniendo el efecto de impedir la competencia en el mercado del eventual adjudicatario y que si bien, no utilizó medios ilegales, son subterfugios que exceden el derecho que les reconoce la propiedad industrial, en definitiva, configurándose como conductas contrarias a las normas, principios y bases sobre las cuales se desarrolla una libre y leal competencia en una economía que se jacta de llevar el calificativo de "Social de Mercado". Que, consecuencialmente, y como fundamento de la acción promovida en contra de la actora, constituye precisamente un entorpecimiento a las operaciones de ésta en los términos de la letra g.) del artículo 4 de la Ley N°20.169.

VIGESIMO CUARTO: Que, en cuanto al tercer punto comentado en el considerando décimo noveno, éste no hace sino refrendar la posición referida en el motivo anterior, toda vez que resulta abiertamente contrario a las prácticas comerciales saludables, la inscripción de un nombre notoriamente conocido, días antes de entrar al proceso de licitación, y así también usar éste a fin de ejercer acciones judiciales en su contra.

VIGESIMO QUINTO: Que, en relación al segundo requisito comentado en el considerando décimo quinto, como elemento a estudiar dentro de la acción intentada, esto es, la existencia de un perjuicio a un competidor es dable destacar lo relacionado en cuanto a los efectos inmediatos de la inscripción de la marca comercial por parte de la demandada, el cual impide el desarrollo libre de un proyecto adjudicado por la actora, toda vez que, como se relacionó en el motivo vigésimo segundo, y de las probanzas aportadas a los autos, la utilización del nombre "Cementerio Parque de la Comuna de Concepción" o "Cementerio Parque Concepción", fue determinante, tanto en las bases, toda vez que el nuevo proyecto accedía al cementerio antiguo de dicha ciudad, como en la publicidad efectuada a su respecto. En este sentido, resulta claro que el efecto inmediato en el público sería relacionar la marca comercial inscrita por la demandada, al proyecto licitado, lo cual en sí mismo, resulta una práctica desleal.

VIGESIMO SEXTO: Que, de lo razonado anteriormente, resulta necesario analizar el tercero de los requisitos comentados, esto es, que el acto ilegítimo o indebido sea idóneo para producir un perjuicio, lo cual lleva incita la relación de causalidad que a su respecto debe producirse. Al efecto, esta relación de causalidad existe entre el momento en que la conducta atentatoria de leal competencia es la causa directa y necesaria del daño alegado. En este sentido, resulta manifiesto que, a fin de desarrollar y explotar el giro en los términos de la licitación adjudicada, es necesario el uso de la marca públicamente conocida del proceso de licitación, y resulta igualmente notorio que la práctica de dicha inscripción con proximidad a la adquisición de las bases del proyecto son abiertamente atentatorias de una sana competencia, en los términos que impide al competidor adjudicatario de la licitación, desarrollar el proyecto en la forma debida, con lo que consecuencialmente estamos en presencia del nexo causal entre el acto infractor y el daño provocado para la defensa de los derechos de la actora en las distintas sedes, cual deberá ser estimado en la etapa pertinente. Por estas consideraciones, teniendo presente el mérito de autos, y visto además lo dispuesto en los artículos 1437, 1968, 2314 y siguientes del Código Civil, artículos 254, 342, 346, 399, 402, 426, 433, 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, artículos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 de la Ley N 20.169, se resuelve:

I.) EN CUANTO A LA NULIDAD INVOCADA:

Que se rechaza la nulidad invocada a lo principal de fojas 429, sin costas.

II.) EN CUANTO A LAS TACHAS:

Que se rechazan las tachas deducidas en contra de los testigos don Juan Ricardo Garrido Lizana y don Joel Aparicio Chávez Chávez, deducidas a fojas 265 y siguientes.

III.) EN CUANTO AL FONDO:

Que se acoge la demanda de fojas 3 en los términos que a continuación siguen:

1.) Que se declara que la demandada ha incurrido en actos de competencia desleal.

2.) Que se condena en costas a la demandada.

3.) Remítanse los antecedentes al Fiscal Nacional Económico para los efectos de lo previsto en el artículo 10 de la Ley N°20.169.

Regístrese y notifíquese.

Pronunciada por doña Nancy Torrealba Pérez, Juez Subrogante del Décimo Tercer Juzgado Civil de Santiago.

Autorizada por doña Ana María Parada Arroyo, Secretaria Subrogante del Décimo Tercer Juzgado Civil de Santiago.