Ключевые соображения, касающиеся ИС, которые следует учитывать малым предприятиям

Фил Уодсворт, старший консультант, Совет по инновациям (ранее – старший патентный поверенный в компании Qualcomm), при участии Дженнифер Брант и Питера Брауна, Совет по инновациям

Деятельность малых и средних предприятий (МСП) имеет решающее значение для постоянно растущей инновационной экономики. Они создают новые технологии и значительно улучшают существующие. Они также разрабатывают, производят и продают товары, воплощающие эти новые и улучшенные технологии, и тем самым создают хорошо оплачиваемые рабочие места. По этим причинам МСП являются одной из важнейших опор экономики во всем мире. По данным обследования, проведенного в рамках программы МОТ SCORE в 2020 г., на эти компании в настоящее время приходится около 90 процентов общемирового количества компаний и примерно 70 процентов глобальной рабочей силы.

Ключевое значение МСП для экономики различных стран очевидно; главный вопрос заключается в том, как помочь им добиться успеха. Важным первым шагом в данной связи является расширение информированности малого бизнеса о том, как он мог бы обеспечить охрану своих активов интеллектуальной собственности (ИС) и управление ими.

Само собой разумеется, что охрана прав ИС – это непростая задача. Зачастую технологии, внедряемые МСП, становятся результатом проектов сотрудничества с другими структурами, включая государственные учреждения, университеты и другие компании; в связи с этим фактом возникает целый ряд сложных проблем.

К счастью, для реализации потенциала своих интеллектуальных активов МСП могут опираться на целый комплекс прав ИС. В их число входят патенты, коммерческая тайна (включая ноу-хау), авторское право, права на образцы и товарные знаки. 

Охрана изобретений: патенты

Патенты представляют собой один из основных механизмов защиты результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Обладая патентными правами, МСП может помешать другим использовать запатентованное изобретение в своей продукции. МСП также может лицензировать свою технологию, с тем чтобы сохранить за собой право на свободную работу на соответствующем рынке, при этом получая доход в виде отчислений за лицензирование такой технологии другим организациям.

МСП являются одной из основных движущих сил развития экономики стран всего мира.

При проведении НИОКР с самого начала крайне важно разработать внутренние механизмы для управления процессами создания изобретения, получения на него патентной охраны, а также управления соответствующим портфелем патентов и поддержания их в силе.

Группы сотрудников, занимающихся НИОКР, должны понимать, что их техническая работа должна оставаться конфиденциальной, поскольку любое публичное раскрытие изобретения до подачи патентной заявки ставит под угрозу его патентоспособность.

Кроме того, такие сотрудники должны осознавать важность документирования каждого этапа своей работы: от концептуализации идеи до реализации изобретения (известной как «переход к практике»). Эта документация становится неоценимой, если возникают споры по таким вопросам, как вопросы о том, кто изобрел технологию или кто имеет право владеть патентными правами на нее.

Помимо строгой процедуры ведения документооборота, компаниям также необходимо разработать процедуру раскрытия и оценки изобретений. Обычно это включает форму раскрытия изобретения с целью зафиксировать ключевые атрибуты изобретения с достаточной технической детализацией для того, чтобы другие сотрудники технического профиля могли оценить его с точки зрения потенциальной патентоспособности. В идеале за этим процессом должна внимательно следить группа по оценке изобретений, состоящая из старших экспертов по технологиям и поверенного по вопросам ИС, которая определяет наилучшие варианты охраны изобретения (например, при помощи патента или коммерческой тайны). Эта группа изучает сходство изобретения с другими технологиями, а также вопрос о том, какова вероятность его использования другими фирмами. Например, изменит ли это изобретение правила игры настолько, что другим придется его использовать, чтобы оставаться конкурентоспособными? Эта группа также анализирует потенциальный размер рынка сбыта изобретения (особенно если лицензирование патента является частью бизнес-плана), и изучает вопрос о том, где именно будут производиться и продаваться продукты, воплощающие это изобретение.

Наконец, МСП следует разработать стратегическую программу развития и управления портфелем патентов. Реализация таких программ может быть поручена патентным поверенным или штатным техническим и/или коммерческим сотрудникам. Поскольку патент имеет юридическую силу только в стране, выдавшей его, а пошлины за поддержание патента в силе уплачиваются в течение всего срока действия патента, такая программа помогает определить, где именно и на какой срок следует испрашивать патентную охрану. Эти переменные будут зависеть от рынка сбыта изобретения и ожидаемой продолжительности использования изобретения в продукте. Хотя процесс патентования может быть обременительным для МСП, Договор о патентной кооперации (PCT), административные функции которого выполняет ВОИС, предлагает рентабельный вариант при истребовании охраны сразу в нескольких странах. Так, например, подав одну международную заявку по линии РСТ, заявитель может отсрочить уплату некоторых существенных пошлин за подачу патентов, связанных с интернационализацией, на 2,5 года, что дает время для оценки коммерческого потенциала изобретения. Кроме того, все большее число стран предлагает скидки для МСП, с тем чтобы сделать этот процесс более доступным.

Коммерческая тайна

В качестве альтернативы МСП могут защищать свои инновационные продукты и другую конфиденциальную информацию как коммерческую тайну.

В большинстве стран предусмотрены те или иные формы правовой защиты конфиденциальной информации, включая коммерческую тайну. Вот почему программа охраны коммерческой тайны удобно сочетается с программой патентной охраны и является важной частью стратегии любой компании в области ИС. Коммерческая тайна – это одна из форм незарегистрированных прав, что означает отсутствие необходимости соблюдения каких-либо формальных процедур в ведомстве ИС для ее охраны.

В рамках программ охраны коммерческой тайны идентифицируются конфиденциальная техническая и деловая информация и обеспечивается наличие соглашений о неразглашении при передаче такой информации потенциальным партнерам, поставщикам и другим лицам. Они также обеспечивают, чтобы контракты с сотрудниками содержали положения, обязывающие их сохранять конфиденциальность любой важной технической и деловой информации, с которой они соприкасаются по работе.

Только письменная информация, которая действительно является конфиденциальной, должна классифицироваться как таковая. Может возникнуть соблазн пометить все документы как конфиденциальные, но чрезмерно широкая программа конфиденциальности может привести к тому, что действительно конфиденциальная информация окажется незащищенной. Поэтому чрезвычайно важно различать конфиденциальную информацию и информацию, не являющуюся конфиденциальной.

Программа охраны коммерческой тайны также гарантирует, что доступ к ней имеют только сотрудники, которым необходимо знать конфиденциальную информацию для выполнения своей работы. Это снижает риск утечки такой информации за пределы компании.

Тесная координация действий, связанных с охраной коммерческой тайны, с одной стороны, и охраной патентов, с другой, имеет ключевое значение еще и потому, что некоторые изобретения могут лучше всего охраняться как коммерческая тайна, а другие, которые могут быть патентоспособными, также должны рассматриваться как коммерческая тайна до тех пор, пока не будут поданы соответствующие патентные заявки.

Авторское право и результаты творческого труда

Кроме того, МСП необходимо тщательно проанализировать вопрос о том, каким образом авторско-правовая охрана может способствовать их развитию. Авторское право, которое позволяет правообладателю запрещать другим лицам копировать соответствующие произведения без его разрешения, распространяется на широкий спектр оригинальных произведений, включая, например, компьютерное программное обеспечение и рекламно-информационные материалы.

Авторско-правовая охрана предоставляется немедленно и автоматически с момента создания любого оригинального произведения. Иными словами, регистрация для этого обычно не требуется. Тем не менее все же рекомендуется размещать уведомление об авторско-правовой охране на любом творческом произведении, которое выходит за пределы компании. При помощи такого уведомления общественности сообщается о том, что компания намерена обеспечивать соблюдение своего авторского права, и подразумевается, что предполагаемый нарушитель не сможет утверждать, что он не знал, что то или иное произведение пользуется охраной. Хотя формального требования для регистрации авторского права нет, в некоторых странах могут существовать системы добровольной регистрации, а в других регистрация может быть предварительным условием для обеспечения соблюдения этого права. Поэтому по данному вопросу рекомендуется проконсультироваться с юристом.

В качестве альтернативы МСП могут использовать услугу цифровых меток времени, с тем чтобы доказать, что произведение уже было создано и принадлежало автору по состоянию на определенное время и дату. Такие услуги удобны и доступны по цене.

Товарные знаки и брендинг

МСП также могут извлечь значительную пользу из создания эффективной программы брендинга при поддержке специалистов по маркетингу.

В основе любой программы брендинга лежат товарные знаки. Они помогают установить доверительные отношения с клиентами, а также позволяют предприятиям обеспечивать отличие своих товаров и услуг от товаров и услуг конкурентов и укреплять свою коммерческую репутацию.

Товарные знаки обеспечивают охрану только на тех рынках, где они зарегистрированы. Вот почему специалистам по маркетингу необходимо тесно сотрудничать со специалистами по товарным знакам, с тем чтобы определить возможность регистрации того или иного товарного знака на целевых рынках. В контексте управления правами на товарные знаки хорошо зарекомендовала себя практика создания внутриорганизационных руководящих принципов для обеспечения надлежащего использования товарных знаков применительно к товарам, услугам и рекламным материалам, в частности для того, чтобы они не превращались в общеупотребительные термины, которые не являются охраноспособными.

Мадридская система ВОИС для международной регистрации товарных знаков предлагает рентабельный и удобный способ регистрации прав на товарные знаки и последующего управления ими в 124 странах путем подачи одной заявки.

Различные типы прав ИС предоставляют МСП возможность защищать свои технические инновации и гибкость для оптимизации своей коммерческой деятельности.

Поскольку в данном случае речь идет о частных правах, владелец товарного знака должен отслеживать любые ненадлежащие или нарушающие его права действия. Защита прав на товарные знаки должна осуществляться в судах страны, в которой произошло нарушение, и в соответствии с национальными законами о товарных знаках, которые обычно предписывают необходимость особых уведомлений о регистрации товарных знаков в отношении товаров и услуг. МСП должны соблюдать эти требования, с тем чтобы иметь право на максимально возможное возмещение ущерба в случаях нарушения своих прав.

Права на промышленные образцы

Кроме того, МСП могут укрепить свой бренд и репутацию на рынке при помощи регистрации прав на промышленные образцы. Дизайн является ключевым фактором коммерческого успеха любого товара и представляет собой важное направление деятельности всех компаний. Хороший дизайн увеличивает рыночную стоимость товара и выделяет его среди конкурентов. МСП могут защитить свои инвестиции в сферу дизайна с помощью регистрации прав на промышленные образцы, которые в некоторых юрисдикциях также известны как патенты на промышленные образцы. Права на образец обеспечивают охрану декоративных элементов товара, включая его внешний вид, форму и цвет. Для МСП подача заявок на регистрацию прав на промышленные образцы во многих отдельных странах и последующее управление этими правами может стать настоящей проблемой. Гаагская система международной регистрации промышленных образцов, административные функции которой выполняются ВОИС, предлагает уникальный международный механизм для быстрого и простого получения, администрирования и поддержания в силе прав на образцы одновременно более чем в 90 странах посредством подачи одной международной заявки.

Борьба с нарушителями  

Как уже отмечалось выше, МСП несут ответственность за пресечение любых нарушений своих прав. Какие у них для этого есть варианты действий? Если очевидно, что права ИС были нарушены, то МСП может превратить такую ситуацию в новую возможность для развития бизнеса. Каким образом? При помощи разработки лицензионного соглашения. В качестве альтернативы компания может отстаивать свои права в суде. Для начала стоит получить профессиональную юридическую консультацию. В некоторых юрисдикциях маркировка товара уведомлением о соответствующих правах ИС может способствовать взысканию максимально возможного ущерба, если МСП выиграет в суде. Эта маркировка переводит часы для фиксирования нарушений на более раннюю точку отсчета, смещая ее с момента обнаружения нарушения на момент фактического начала действий, представляющих собой нарушение прав на маркированный товар.

Если продажам угрожает импорт контрафактных или пиратских товаров, можно подать заявку на таможню с просьбой задержать товары, подозреваемые в нарушении прав, на границе в ожидании судебного разбирательства по делу о нарушении прав. Там, где преступники занимаются подделкой или пиратством в промышленных масштабах, их преследование в порядке гражданского судопроизводства может оказаться неэффективным, и может потребоваться вмешательство полиции или рыночной инспекции.

Проекты сотрудничества

МСП часто включаются в проекты сотрудничества в целях мобилизации финансовых средств, участия в НИОКР, вывода на рынок новых товаров и предоставления лицензий на свои патентованные технологии другим сторонам. Как правило, в основе такого сотрудничества лежат права ИС.

При обсуждении условий таких проектов владельцам ИС необходимо четкое понимание ценности тех активов ИС, которые они привносят в сотрудничество. Независимая оценка ИС может дать более ясную картину и потенциально увеличить объем доступного финансирования или инвестиций. Все большее число компаний использует права ИС в качестве залога. Это может открыть новые возможности финансирования для МСП, но также сопряжено с риском потери наиболее важных активов компании в случае дефолта по кредиту. Аналогичным образом, лицензируя активы ИС, МСП должны позаботиться о том, чтобы не обременять соответствующий патент той или иной лицензией на постоянной основе и тем самым не снижать стоимость патента (например, в случае банкротства).

Научно-исследовательская деятельность, финансируемая государством

Многие МСП заключают контракты с государственными научно-исследовательскими учреждениями для поддержки своей деятельности в сфере НИОКР. Такие отношения могут принести значительные выгоды; однако, прежде чем вступать в них, МСП необходимо принять во внимание различные факторы.

Во-первых, они должны понимать государственную политику в отношении владения и управления объектами ИС, возникающими в результате реализации соответствующего проекта. МСП необходимо гарантировать, что они смогут свободно использовать эту ИС либо путем передачи прав собственности, либо по лицензии. Этот анализ должен учитывать стратегию выхода МСП, в том числе возможность использования ИС покупателем.

Во-вторых, МСП необходимо обеспечить, чтобы контракты о сотрудничестве в области НИОКР касались всех форм ИС, с тем чтобы у них были все права, необходимые для коммерциализации. Так, например, если в результате сотрудничества создается уникальный производственный процесс, МСП может захотеть использовать его название. Если это название процесса охраняется товарным знаком, МСП потребуется получить право использовать его в своих рекламных материалах.

В-третьих, в контракте следует четко определять объем лицензии, срок ее действия, охватываемые ею товары и т.д., с тем чтобы лицензиат мог производить, использовать и продавать рассматриваемые продукты.

В-четвертых, стороны контрактов на проведение научных исследований, финансируемых государством, должны договориться о порядке действий в отношении улучшений лицензированного продукта и обеспечить друг другу достаточный доступ к любой ИС, воплощенной в этих улучшениях.

Заключительные соображения

Различные типы прав ИС предоставляют МСП возможность защищать свои технические инновации и гибкость для оптимизации своей коммерческой деятельности. Для того, чтобы максимально использовать преимущества прав ИС, МСП крайне важно с самого начала разработать четкую стратегическую программу охраны ИС. Такой подход облегчает альтернативные бизнес-подходы и варианты. Обладая правами ИС, МСП могут устанавливать четкие границы, которые поддерживают успешное сотрудничество, коммерциализацию и другие положительные результаты по мере развития их бизнеса.

Чтобы сделать первый шаг, воспользуйтесь инструментом диагностики ИС ВОИС.